基于经销代理关系构成《商标法》第十五条第一款的情形——第57857516A号“magene”商标无效宣告案

一、基本案情

申请人：青岛迈金智能科技股份有限公司

被申请人：义乌市全途电子有限公司

申请人主要理由：被申请人是申请人的经销商，未经申请人授权，在代理合同期限内，在相同类似商品上抢注了与申请人完全相同的商标。被申请人大量抄袭、摹仿他人知名商标，有违诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序。

经审查，国家知识产权局商标局认为，被申请人系在未经申请人授权的情况下，以自己的名义将申请人的“Magene”商标进行了注册，且被申请人行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，构成《商标法》第十五条第一款、第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。

二、案情解析

《商标法》第十五条第一款是对代理人或代表人明知是被代理人或被代表人商标而在同一种或类似商品上恶意抢注行为的禁止性规定。本案的焦点问题之一即争议商标的注册是否构成代理人在未经授权的情况下，以自己的名义对被代理人商标进行抢注。

（一）系争商标注册申请人是商标所有人的代理人

本款中的代理人不仅包括《民法典》中规定的代理人，也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。不管是建立代理关系的磋商阶段，还是代理关系结束后，代理人将被代理人商标申请注册的，均属于本款所规制的范围。部分商标非以代理人名义进行申请注册，但有证据证明，注册申请人与代理人具有串通合谋行为的，亦属于代理人的擅自注册行为。对于串通合谋抢注行为，可视情况，根据注册申请人与上述代理人之间具有亲属、投资等关系进行推定。

本案中，根据申请人提交的合同及发票证明，其于2020年12月授权被申请人为区域经销商，销售其旗下包括系争商标在内的自行车相关产品。上述证据明确表示，被申请人为明确知悉申请人商标的经销商，即本款所指的代理人。

（二）系争商标与被代理人商标构成使用在同一种或类似商品上的相同或近似商标、

关于系争商标与被代理人商标是否构成使用在同一种或类似商品上的相同或近似商标，可依据《商标审查审理指南》关于商标相同、近似的审查审理标准进行判断。本案所需要判断的重点在于如何确定被代理人的商标。

被代理人的在先使用行为是证明被抢注商标为其所有的方式之一，被代理人即便未在商业活动中使用过该商标，亦可依据以下证据判断商标的归属：商标许可使用合同或授权委托文件中载明的被代理人商标；若因代理人自己的广告宣传等使用行为，足以使相关公众认为代理人在经销的商品或服务上所使用的商标是表示被代理人的商品或服务与他人相区分的标示，则在被代理人的商品或服务上视为是被代理人的商标。

就本案而言，申请人在与被申请人的合作合同中已明确了授权的商标及商品，可以确定被申请人在所经销的自行车相关产品上使用的“Magene”商标为申请人所有。

（三）代理人不能证明其申请注册行为已取得被代理人的授权

代理人应当提交相关证据材料证明授权事实的存在，比如被代理人作出的书面授权文件等。而授权的内容应当包括代理人可以注册的商品或者服务及商标标识，且授权意思表示应当清楚明确。

代理人虽然在申请注册时未取得被代理人明确授权，但获得了被代理人事后追认的，可视为取得了被代理人的授权；商标注册申请时取得了被代理人授权，被代理人事后反悔的，仍应认定取得了被代理人的授权。

本案中，被申请人应尽到证明其已取得申请人授权的举证义务，否则将承担举证不利的后果。被申请人在本案中并未答辩，不能证明其已获得申请人的授权，其行为构成《商标法》第十五条第一款所指的代理人未经授权的擅自行为。

此外，国家知识产权局商标局查明，被申请人名下拥有30余件商标，其中多数与自行车生产销售行业他人品牌高度近似。结合前文所述，被申请人的行为构成代理人未经授权对被代理人商标进行抢注，具有一定恶意，且未举证证明商标设计来源及其真实使用意图，并且商标局在生效无效宣告裁定中已认定被申请人存在“以其他不正当手段取得注册”的情形。综合上述因素，国家知识产权局商标局认定，被申请人的行为扰乱了商标注册秩序，构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形。

三、典型意义

《商标法》第十五条第一款体现了诚实信用原则，其价值在于调整具有代理、代表等特定关系的情形下的商标抢注行为，旨在保护特定关系下的在先商标权利人的合法权益，并对基于特定关系知悉他人商标，仍抢注他人商标的恶意行为的打击。本案中，被申请人为申请人的代理人，在未经申请人授权的情况下，以自己的名义将申请人的“Magene”商标进行了注册，属于《商标法》第十五条第一款所指代理人的擅自注册行为。同时，被申请人申请注册大量与他人自行车等产品品牌高度近似的商标，属于《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

作者单位：国家知识产权局商标局评审六处

（本文源自《中华商标》2024年第9期）

排版：李贝（实习）

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